Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!
Yeni Gelişme
Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT“) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK“), 2 Şubat 2021 tarihli güncel bir kararı (“TÜRKPATENT Kararı“) ile tekrar niteliğindeki marka başvurularının eğer bazı koşullar mevcutsa kötü niyete karine teşkil edeceğine dair çok önemli bir karara imza atmış ve bu hususta emsal teşkil edecek kriterler belirlemiştir.
Bilindiği gibi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK“) 9. maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl kesintisiz ve haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal ve hizmetler açısından ciddi kullanıma konu edilmeyen markalar, ilgililerin talebi üzerine iptal edilme riski ile karşı karşıya gelirler. Bu uygulama, SMK’nın yürürlük tarihi öncesinde de hukukumuzda mevcuttur fakat SMK’nın yürürlüğe girdiği 2017 senesi itibariyle; markanın tescilden itibaren beş yıl üst üste ciddi biçimde kullanılmaması, aynı zamanda markanın yayımına itiraz, hükümsüzlük ve marka hakkına tecavüz davalarında bir savunma ve def’i olarak, kullanım ispatı talebi adı altında ileri sürülebilir hale gelmiştir.
Uygulamada ise, kullanılmayan markalara dayanarak yapılan itirazları ve açılan davaları önlemeye yönelik bu düzenlemenin getirdiği ispat yükümlülükleri aşmak için yapılan kötü niyetli marka tescilleri ve başvuruları ile karşılaşılabilmektedir. Bu başvurular kullanmama nedeni ile iptal riski veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapılmakta ve tekrar markaları olarak anılmaktadır.
Kullanım ispatı ve kötü niyete ilişkin düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, SMK’da öngörülen beş yıllık hoşgörü süresinin suni olarak uzatılması amacı taşıyan ve kullanma niyeti olmaksızın tekrar marka başvurusunda bulunulmasının kötü niyet olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uzun zamandır tartışmalara konu olmaktaydı. Bu bültende değindiğimiz güncel TÜRKPATENT Kararı, söz konusu tartışmalara ışık tutacak niteliktedir.
Karara Konu Olay
Karara konu olayda başvuru sahibi (“Başvuru Sahibi“), Nice mal ve hizmet sınıflarının hemen hemen tamamında 18 Mayıs 2010 tarihinde tescil edilen önceki markasına (“Önceki Marka“) dayanarak, 13 Eylül 2019 tarihinde yapılan üçüncü kişiye (“Üçüncü Kişi“) ait marka başvurusuna (“Üçüncü Kişi Markası“) markaların benzer olması iddiası ile itiraz etmiştir.
Söz konusu itirazda, Başvuru Sahibi’nden, markası beş yıldan uzun süredir tescilli olduğu için ilgili sınıflarda SMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kullanım ispatı talep edilmiştir. Başvuru Sahibi, markasını Üçüncü Kişi Markası’nın tescil edilmek istendiği sınıflarda ciddi şekilde kullandığını ispat edememiştir.
Bu arada, Başvuru Sahibi, 21 Kasım 2019 tarihinde Önceki Marka’sının birebir aynısı için yine aynı mal ve hizmet sınıfı listesini kapsayan bir marka başvurusunda (“Tekrar Markası“) bulunmuştur.
Üçüncü Kişi, Tekrar Markası’na karşı yaptığı itirazda:
- Önceki Marka’nın birebir aynısı olan bu markanın tescil başvurusunda bir menfaat olmadığını;
- Bu markanın Önceki Marka’nın ciddi kullanım yükümlülüklerini aşmak ve SMK’da tanınan hoşgörü süresini suni olarak uzatmak maksatlı kötü niyetli bir tekrar başvurusu olduğunu;
- Tekrar Markası’nın, Başvuru Sahibi’ne ait ve aynı şekilde neredeyse tüm mal ve hizmet sınıflarında tescil edilmiş olan 18 Mayıs 2010 tarihinde tescil edilen Önceki Marka’nın aynısı olduğunu;
- Önceki Marka’nın, 18 Mayıs 2015 tarihi itibariyle kullanım ispatı taleplerine açık olduğu ve bu markaya dayalı itirazında, Başvuru Sahibi’nden kullanım ispatı talep edildiğinde, ciddi kullanım delili sunulamadığını;
- Başvuru Sahibi’nin, tüm mal ve hizmetlerde markasını kullandığını veya kullanacağını varsaymanın, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu;
- Ayrıca, Başvuru Sahibi’nin Tekrar Markası’nın başvuru tarihinden sonra da olsa, Önceki Marka’sının kullanmama nedeniyle iptalinin talep edilmiş olduğunu
belirtmiştir.
Yapılan itiraz TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedildikten sonra Üçüncü Kişi karara itiraz etmiş ve konu TÜRKPATENT YİDK’e taşınmıştır.
TÜRKPATENT YİDK Değerlendirmesi
TÜRKPATENT Kararı’nda:
- Tekrar Markası’nın başvuru tarihi itibariyle, Önceki Marka’nın kullanım ispatı taleplerine açık durumda olduğu;
- Önceki Marka’ya karşı, Tekrar Markası için başvuruda bulunulduktan sonra açılmış olsa dahi, bir kullanmama nedeniyle iptal talepli dava bulunması sebebi ile Önceki Marka’nın Başvuru Sahibi adına kazanılmış hak teşkil etmeyeceği;
- Taraflar arasındaki süregelen ihtilaf gözetildiğinde, Üçüncü Kişi’nin ilgili sınıftaki marka başvurusuna, Başvuru Sahibi’nin Önceki Markası’na dayanarak itiraz ettiği ancak Üçüncü Kişi kullanım ispatı talep ettiğinde Başvuru Sahibi’nin markanın ilgili sınıfta kullanımına ilişkin hiçbir kullanım ortaya koyamadığı;
- Bu çerçevede, Başvuru Sahibi’nin Önceki Marka’yı kullanmadığını ve kullanmama nedeniyle iptal talepli bir dava ile karşı karşıya kalacağını bilebilecek durumda ve konumda olduğu;
- Başvuru Sahibi’nin, Önceki Marka’nın aynısı için tamamen aynı sınıflarda bir başvuruda bulunmasında bir menfaatinin bulunmadığı;
- Bu nedenlerle ve ilgili yönde mahkeme kararı (Ankara 1. FSHHM, 2015/47 E., 2016/320 K., 29.12.2016 T.) bulunduğundan, başvuru tarihi itibariyle Önceki Marka’nın asıl unsurunu aynen ihtiva eden ve aynı sınıfta başvuruda bulunulmasının iyi niyetli bir başvuru olarak kabul edilemeyeceği;
değerlendirmelerinde bulunularak, Tekrar Markası’nın SMK’nın 6/9. maddesi kapsamında kötü niyetli olarak değerlendirileceğine karar verilmiş ve Tekrar Markası başvurulduğu sınıfların tamamında reddedilmiştir.
Sonuç
TÜRKPATENT Kararı ile ciddi kullanım yükümlülüğünden kaçınmak ve markanın kullanılmasına ilişkin SMK’nın tanıdığı beş yıllık hoşgörü süresini suni olarak uzatmak amacıyla yapılan tekrar markalarının kötü niyet sebebiyle reddedilebileceği ortaya konmuştur. Tekrar markalarının kötü niyetli olarak kabul edilip edilmeyeceği, her somut olayın koşullarına göre ayrı değerlendirme yapılması gereken bir husus olmakla birlikte, karara konu olayda olduğu gibi, yeniden marka başvurusu yapmakta bir menfaatin olmadığının ortaya konulabildiği hallerde, TÜRKPATENT’in bu hususu mahkeme aşamasına bırakmaksızın takdir yetkisini kullanarak karara bağlayacağı görülmektedir.
